2019年5月30日晚6点半，88038威尼斯主办、知产力与88038威尼斯知识产权竞争与创新研究中心协办了第十二期法大知产力论坛。本期论坛主讲嘉宾是中央财经大学法学院教授、博士生导师、知识产权研究中心主任杜颖，北京市高级人民法院知识产权庭法官蒋强及北京市中银律师事务所合伙人胡翠琴，活动由88038威尼斯副教授陶乾主持。

活动伊始，陶乾副教授向大家简述了本期论坛的主题及背景。实践中，涉外定牌加工带来的商标侵权争议由来已久，关于定牌加工是否构成商标法意义上的使用，加工方的合理注意义务界限等问题一直是学界激烈讨论的焦点。随后，陶乾副教授介绍了各位主讲嘉宾，并对他们的到来表达了诚挚的感谢与热烈的欢迎。

接下来，杜颖教授从涉外定牌加工的定义与相关主体、涉外定牌加工中的行政与司法链接、涉外定牌加工中的商标保护问题类型化分析三个部分深入剖析了涉外定牌加工的商标保护问题。在第一部分，杜颖教授首先明确涉外定牌加工是由境外委托方提供商标，境内企业加工或装配产品后，贴上商标或品牌返销国外的经营活动。接着她对涉外定牌加工相关主体情况进行归纳，将其分为典型主体架构和非典型的主体架构。杜颖教授强调，在涉外定牌加工案件中我们不光要关注典型架构中的三方情况，非典型的两方、四方甚至多方情况利益关系错综复杂，原来认为可以接受的普遍规则会发生相应的变化，更值得我们深入探究。在第二部分，杜颖教授通过提炼近年海关知识产权保护数据，总结出海关执法模式以依职权主动扣查为主，侵权货物以侵犯商标专用权为主，海关查获涉嫌侵犯国内企业知识产权货物数量持续增长，进口环节查获侵犯知识产权货物数量呈上升趋势。杜颖教授指出，法院对于海关行政执法程序与决定有司法审查权，法院如果认定海关相关具体行政行为在程序等方面存在问题，可以撤销该行政决定，在撤销行政处罚决定时通常需要考察海关启动行政执法程序的合法性，对案件的管辖权等因素。在第三部分，杜颖教授将涉外定牌加工中的商标纠纷案件划分为三种类型：商标有效性维持案、商标权益形成案及商标侵权案，她总结了三种类型案件的审判趋势、法院的裁判思路与法律逻辑，并指出，法院在推理过程就产业政策的需求考虑不同立场也会不同。有观点从定牌加工产业发展考虑，这种产业模式是很多南方企业目前的生存状态，基于此不宜认定涉外定牌加工行为构成侵权；有观点从产业转型角度考虑，考虑到我国产业转型是必然，定牌加工产业在我国的发展未来可能非常有限，我们整个产业发展模式应该是从重视速度到重视质量，我们强调对环境友好型的产业发展方向，所以这时是不应该再保护定牌加工产业的发展；有观点从中国制造形象角度考虑，如果认定涉外定牌加工不构成侵权，将会使我国更多涉外产业受到来自当地企业的市场瓜分或者市场竞争的阻击。在主题报告的最后一部分，杜颖教授通过对商标法的体系解释，提出了修改商标法中关于商标性使用规定的立法建议以解决涉外定牌加工问题。

如果在民事案件中认定涉外定牌加工不构成商标法意义上的使用，进而不构成商标侵权，行政案件却维持商标的注册，那么如何实现逻辑自洽？蒋强法官以此为切入点，围绕“涉外定牌加工若干问题探讨”进行主题报告。蒋强法官指出，刚出台的《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》统一了司法实践中的分歧，紧接着他结合巨杰案、禧贝案、东风案等案件，通过产业背景分析，认为关于涉外定牌加工中出现的商标纠纷不仅仅是纯粹的理论问题，还要在利益平衡的视角下探究解决方案。在理论上，司法者可以根据自己的理解对法条进行不同的解释，但是实践中还要考虑案件的处理结果是否平衡了各行业的利益、是否维护了国家利益。另外，蒋强法官还对专利法领域的标准必要专利和药品专利、著作权法领域的付费软件等问题条分缕析，结合实例向大家阐述如何解释法律以实现利益平衡的问题。报告的结尾，蒋强法官分享了其针对“如何在涉外定牌加工当中实现逻辑自洽问题”的相关思考：商标性使用在民事案件和行政案件只能做同一解释，不能在民事案件和行政案件中采用双重标准，从目前司法实践看，从商标使用问题转移到加工方有无过错以及是否产生了损害后果的判断能够完成行政和民事的逻辑自恰性，同时他对杜颖教授关于商标使用的修法方案表示认同，他认为该方案如能付诸实践，将对日后解释法律工作以及维护国家利益具有重要的积极意义。

胡翠琴律师通过梳理定牌加工案件现有民事司法案例及主要认定观点，从时间脉络和地域范围总结了我国法院对于定牌加工案件审理的变化过程：早期的司法裁判认定定牌加工行为构成侵权的情况较多，相反立场判决较少。近年来，最高人民法院在2014至2015年分别通过“SOYODA”、“PRETUL”两个商标案件，对涉外定牌加工的侵权认定表明了态度，认为不构成侵权。在2018年最高人民法院又通过“东风”商标案件，进一步阐明了对于此类案件的认定规则。在最高人民法院及地方法院基本统一了在民事侵权案件中，涉外定牌加工行为不属于商标法意义的使用行为的情形下，胡翠琴律师通过整理近几年北京知产法院和北京高院审理的商标连续三年停止使用撤销行政案件，提出他们对于定牌加工的使用性质却做出了不同认定的问题。在报告的结尾，胡翠琴律师启发同学们从委托方在国外的商标注册情况、加工方的举证责任、国家贸易政策等多个视角探究涉外定牌加工中的商标保护问题。

三位嘉宾的演讲言近旨远、清晰透彻，引发了现场听众的深入思考。主题演讲结束后，现场听众就“商标性使用认定”等问题，与三位嘉宾进行了互动交流。

针对商标法关于商标性使用的规定尚未统一的问题，杜颖教授对自己观点做了补充，她结合最近商标法的修订，提出要对商标使用建立一个全面、系统的设计，不能仅停留在引入有关恶意注册的商标使用规定，关于商标异议和商标续展中是否要引入商标使用的证据也值得思考。

针对待产品回流问题，蒋强法官认为产品回流与代工企业不具有必然联系，代工企业在法律上只对生产行为负责，回流行为与其没有直接的因果关系，产品回流现象的发生对代工企业行为的定性不产生影响。

针对消费者是否实际接触商品才能认定为商标使用中的商品流通问题，胡翠琴律师指出商标法有相关公众的概念。在日常代理案件中，与涉外加工的产品相关的加工方、出口方在加工过程中可以接触到商标，他们被作为相关公众来看待，这种行为也可以被认定为商标法意义上的使用行为。

最后，陶乾副教授总结了本次研讨。从法律层面上，围绕同一个问题，我们讨论了在商标侵权案件和行政案件中怎样把握逻辑的自洽性；从司法政策层面上，我们讨论了如何从本土企业利益保护、国家利益的维护以及市场秩序的规范等方面来综合考量涉外定牌加工带来的问题。本期论坛在现场观众们热烈的掌声中落下帷幕。